如何进行被诉商标侵权抗辩

本文为便于对商标侵权抗辩的分析，笔者根据我国《商标法》规定将商标归纳为四类：已注册驰名商标、注册商标、未注册驰名商标、未注册商标。相对应来说，法律对不同类别的商标所给予的法律保护呈现出不相一致的局面，并且依次从已注册驰名商标、注册商标、未注册驰名商标至未注册商标的法律保护程度为递减趋势。对于未注册商标，主要通过《反不正当竞争法》中第五条予以保护；未注册驰名商标的保护，《商标法》第十三条、第五十八条做出了特殊规定；有关注册商标和已注册的驰名商标，除前述的法律保护外，重点表现为《商标法》对于商标专用权保护的规定。基于以上，需要注明的是本文对于被诉商标侵权抗辩的讨论主要也是围绕着《商标法》的相关规定而予以展开。

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首先，需要明确的问题是何为商标侵权

1.我国《商标法》五十七条规定：有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

(一)未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;

(二)未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的;

(三)销售侵犯注册商标专用权的商品的;

(四)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;

(五)未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;

(六)故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;

(七)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

2.《商标法实施条例》第七十五条、第七十六条以及《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条皆做出了补充规定。

为侵犯他人商标专用权提供仓储、运输、邮寄、印制、隐匿、经营场所、网络商品交易平台等，属于故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为。

在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于侵犯注册商标专用权的行为。

将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的；将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的，皆构成侵害商标专用权的行为。

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其次，面对商标侵权起诉该如何思考诉讼对策进行抗辩

任何一个法律纠纷都不单单为实体内容的研究与讨论，还离不开法律程序的贯彻与执行。因而对于商标侵权纠纷的抗辩，也可以从实体内容和程序内容两条支线予以探讨和分析。

（一）实体内容的对策分析

1.权属抗辩　　①商标权的合法正当性

A.是否为注册商标、是否为驰名商标，应该明确商标属于哪一类别，而划定对应着商标权所享有的法律保护范围为何种层次；

B.如果为注册商标，根据我国《商标法》对于商标注册及使用的条件限制，可以知晓存在商标禁止使用情形、商标禁止注册情形，以帮助明确商标是否处于合法有效的存续状态。

实务中将商标禁止使用和注册的情形分为四类：绝对禁用、绝对禁注、绝对禁注且禁用、相对禁注。

绝对禁用：

《商标法》第十条 下列标志不得作为商标使用：

（一）同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的，以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的；

（二）同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的，但经该国政府同意的除外；

（三）同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的，但经该组织同意或者不易误导公众的除外；

（四）与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的，但经授权的除外

（五）同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的；

（六）带有民族歧视性的；

（七）带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的；

（八）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。

县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。（地名注册例情形：地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。）

绝对禁注：

《商标法》第十一条 下列标志不得作为商标注册：

（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；

（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；

（三）其他缺乏显著特征的。

例外情形：前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

《商标法》第十二条 以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。

《商标法》第四十四条  以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效。

绝对禁注并禁用：

《商标法》第十六条 商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的，不予注册并禁止使用；

例外情形：商标法修改之前，但是，已经善意取得注册的继续有效。

相对禁注：

《商标法》第十三条 就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

《商标法》第十五条 未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。

就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。

《商标法》第三十条 申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

《商标法》第三十一条 两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。

《商标法》第三十二条 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

②起诉主体资格

注册商标后，商标权人可以通过转让、许可的方式，允许他人一定条件下合法使用该注册商标。商标转让后，受让人成为新的商标权人享有完整地商标专用权；而对于许可使用的方式，包括独占使用许可、排他使用许可、普通使用许可三种类别。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条的规定，可知在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。

综合以上分析，被诉商标侵权人根据不同情况可分别采取非注册商标不驰名、商标无效、可撤销、不具有起诉资格等理由予以抗辩，商标无效和可撤销情形应立即向商评委申请宣告无效、向商标局提出撤销申请。

2.非商标性使用抗辩　　根据我国《商标法》第四十八条规定可知，商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。商标性使用应当满足两个条件：一是用于商业活动中；二是用于识别商品来源。若商标并不能发挥识别作用，则并非为商标法意义上的商标使用，在此情形下判断是否在相同及类似商品上使用相同或者近似的商标，以及是否容易导致混淆，都不具有实际意义，而不构成商标侵权行为。

3.合理使用抗辩根据我国《商标法》第五十九条第一款、第二款可知，即使为注册商标也不能表示对商标就处在绝对垄断的地位，若注册商标中含有本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。当三维标志注册商标中含有商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

4.在先使用抗辩根据我国《商标法》第三款可知，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。在面对商标侵权被诉时，当行为人对商标的使用早于商标注册和商标注册人使用，行为人便可提出在先使用抗辩。

5.不近似抗辩　　根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条的规定，可知商标近似是指，以相关公众的一般注意力为标准，被控侵权的商标与原告的注册商标在隔离的状态下进行整体比较、主要部分比对，若被控商标文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构与原告注册商标相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系，即构成商标近似。除此之外，还需要结合请求保护注册商标的显著性和知名度作为参考因素予以判断近似与否。

6.免赔抗辩　　根据我国《商标法》第六十四条的规定，注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。

销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。

前述2、3、4、5、6有关法律规定是被诉商标侵权人在实体审理当中必须要一一分析的环节，根据有关事实情况，准确判断应当使用的抗辩理由。

（二）程序内容的对策分析

1.管辖抗辩　　根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第六条的规定，因侵犯注册商标专用权行为提起的民事诉讼，由商标法第十三条、第五十二条所规定侵权行为的实施地、侵权商品的储藏地或者查封扣押地、被告住所地人民法院管辖。

前款规定的侵权商品的储藏地，是指大量或者经常性储存、隐匿侵权商品所在地；查封扣押地，是指海关、工商等行政机关依法查封、扣押侵权商品所在地。

但值得留意的是，最高人民法院在（2016）最高法民辖终107号中明确提出，在侵犯知识产权不正当竞争案件中，原告通过网络购物取得被诉侵权产品，不能以网络购物收货地作为侵权行为地确定关管辖。

被诉商标侵权人在接到传票的第一时间即应当分析受理法院是否有管辖权，并根据情况提出管辖异议，亦可由此争取更多的诉讼准备时间。

2.中止审理抗辩　　《民事诉讼法》第一百五十条规定，诉讼中若必须以另一案的审理结果作为依据，则应中止审理。所以若原告的注册商标的权属还未最终确定，商标侵权纠纷的被告可以因原告注册商标处于不稳定注册状态而向法院申请中止审理。被诉商标侵权人在实体抗辩当中发现存在无效宣告和可撤销情形并提出相应的无效宣告和撤销申请的，应及时向法院申请终止审理。

最后作两个题外提示：

1、面对商标侵权警告时，不一定非等对方待起诉，也可采取主动出击策略。《最高人民法院关于商标法修改决定实施后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第一条规定人民法院可以受理“确认不侵害商标专用权纠纷案件”。因而在面对商标侵权警告时，应准确分析自身情形是否构成侵权，若不构成侵权，应选择有利的管辖法院主动提起确认不侵权之诉，尽早解除侵权警报回归到正常的生产经营。

2、反过来，作为商标权利人，应时刻关注市场，避免他人侵权。当需提起商标侵权之诉时，应事先按照上述之思路进行同样的分析，确保起诉获得法院支持。

李梦琳律师

湖南大学法学院法学学士、法律硕士，湖南通程律师事务所副主任，湖南省律师协会知识产权专业委员会副主任，湖南省律师协会首批律师领军人才培养对象，湖南省第二届优秀青年律师，湘潭大学通程知识产权研究中心副主任、研究员，湘潭大学硕士研究生实务导师，长沙市芙蓉区政协第四届政协委员，湖南省第八届律师代表大会代表。执业十二年，承办过大量民商事诉讼案件和非诉业务，具有丰富的执业经验。擅长公司治理、企业知识产权战略规划与实施以及相关诉讼业务，能够为公司及其他企事业单位提供全方位、多层次、高水平法律服务。曾担任过包括湖南省国资委、长沙市政府、湖南省消费者委员会、湖南省外商投资企业协会、湖南省建工集团二公司、长沙中大建设监理有限公司、湖南波隆投资集团有限公司、湖南成功新世纪投资有限公司、湖南真维斯服饰有限公司、湖南妈仔谷母婴用品有限公司、湖南华商杂志社、长沙市定王台街道办事处、长沙市朝阳街道办事处、长沙芙蓉区司法局、湘潭市路桥集团等多家政府机关、国有企事业单位和大型企业的法律顾问，提供的全方位法律服务深受客户好评。办理多起商标、版权典型案件，办理的古丈毛尖商标维权诉讼案件入选2009年中国法院知识产权司法保护50件经典案例，办理的商务印书馆“中华字典”版权案获得湖南省知识产权十大保护案例，曾为外研社、商务印书馆等数十家知名出版社提供版权保护法律服务，为国有企业中国黄金集团黄金珠宝有限公司、政府机关组织湖南省道县农业局等众多行政、企事业单位提供商标战略规划与服务，成效显著。